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许诺销售不承担损害赔偿责任的认定
来源:北京市知识产权维权援助中心 更新时间:2020年07月21日  浏览次数

  【案情】

  原告系名称为“行星式搅拌机的一种高效传动装置”的实用新型的专利权人。原告于2013年起诉被告侵犯涉案专利权,该案中主张的被控侵权行为包括被告于2014年5月在中国国际展览中心举办的第十四届中国国际冶金工业展览会上对其“DEX XP系列行星式搅拌机”的参展行为,以及原告提供的拆解被控侵权产品的照片和录像中显示的被控侵权产品。被告认可前述照片和录像上显示的被控侵权产品为其生产。该案经某地人民法院审理认定侵权成立。

  原告在本案中指控的侵权行为为:1、被告于2015年9月在中国国际住宅产业暨建筑工业化产品与设备博览会上的参展过程中,提供了“青岛迪凯机械设备有限公司DEX行星式搅拌机”字样的宣传材料,该宣传资料上印有“DEX XP系列行星式搅拌机”的技术参数列表。2、2015年9月,被告在其网站上刊载的内容中有“DEX®”信息,公司新闻栏目中有发布时间为2015年8月24日的“八月依旧火热发货中”信息,在“产品中心”中的“行星式搅拌机”栏目中,载有标注着“DEX”的产品照片,该照片标注着文字“行星式搅拌机。经查,在被告参展的宣传资料和公司网站上刊载的企业产品介绍中,包括本案被控侵权的14个型号在内,共计出现了47个型号的被告产品。

  法院于2016年4月13日裁定查封、扣押被告的财务账册及库存被控侵权产品,并于2016年4月15日至被告的住所地执行该裁定并送达相关诉讼材料,要求其三个工作日内将裁定保全的证据提交法院,但被告未提交。被告称其于2015年6月即已经完成新的技术研发并申请了201520448913.X号、名称为“一种新型多转向输出传动装置”的实用新型专利,故“自在2015年6月完成此新产品研发后,被告生产的DEX MP系列搅拌机就开始使用此产品,不再使用与涉案专利中的传动装置相同或类似的技术方案”。法院于2016年4月15日至税务局调取了被告2013年1月至2016年3月的企业所得税和增值税申报记录,其中显示被告2014年6月至2016年3月的增值税项目对应的全部销售收入为28793447.64元。另,被告企业所得税项目对应的全部销售收入在多个申报周期内为0或负数。

  原告在原审庭审时主张以被告纳税记录对应的全部销售收入为基数,乘以本案被控侵权的14个型号的产品占被告全部47个型号产品的比例,即29.8%,再乘以本行业40%的平均利润率,以此得到被告实施侵权行为的获利数额,并主张鉴于被告为重复侵权,要求以该数额加倍确定本案的赔偿责任。被告则坚持其不构成侵权故不同意赔偿,并表示根据其企业所得税项目对应的全部销售收入和应税销售收入,其毛利润率只有5%到10%,扣除成本后利润率不到1%。

  一审法院认为:原告对涉案专利享有的专利权应当受到法律保护,其有权提起本案诉讼并不构成重复起诉。被告涉案的14个型号的DEX MP系列行星式搅拌机落入涉案专利的保护范围,被告对被控侵权的DEX MP系列行星式搅拌机的制造、销售、许诺销售行为构成对涉案专利的侵权行为。根据被告销售收入中涉案的14个型号的产品的利润,法院确定被告的侵权获利数额为3588000元。原告主张公证费、律师费,亦提交了公证书,并有专业诉讼代理人代理本案,但其并未提交票据和相应的委托合同等证据证明,仅提供了相关公证费票据,故而对于原告的该项主张酌情予以考量,不全额支持原告关于合理支出的主张。综上,一审法院判决:一、被告立即停止生产、销售、许诺销售涉案的被控侵权产品;二、被告赔偿原告经济损失三百五十八万八千元;三、被告赔偿原告合理支出二万元;四、驳回原告其他诉讼请求。

  二审期间,各方当事人认可原告已在多地起诉被告侵犯其涉案专利权。原告认可被告2017年以来实施第201520448913x号实用新型专利的产品不侵犯涉案专利权。

  【要旨】

  许诺销售侵犯他人专利权的产品,同样构成侵犯专利权行为。但如果没有证据证明许诺销售侵权行为导致专利权人的实际损失或侵权人的实际获利,且专利权人可能提供其他诉讼获得侵权赔偿的,则该许诺销售侵权人可以不承担损害赔偿责任,但应当赔偿专利权人为制止侵权所支付的合理支出费用。

  【分析】

  本案主要涉及到侵权行为及相应的法律责任的认定问题,即本案被控侵权行为是否包括了生产、销售行为,还是仅为许诺销售行为,其间涉及到举证责任的分配及证明责任的负担等问题,以及许诺销售侵权行为如何确定赔偿数额。

  根据在先生效判决书的认定,被告生产、销售、许诺销售的DEX MP系列行星式搅拌机侵犯了涉案专利的专利权。被告在本案中被控侵权的14个型号为DEX M的P系列行星式搅拌机,其虽主张DEX MP系列行星式搅拌机中的“DEX MP”并非产品型号而是规格,其产品没有型号,故而其产品的技术方案与前案不同。但是,考虑到被告作为注册资本两百万元和年销售收入上千万元的大型企业,其产品售价在十几万元到几十万元,但却主张其产品没有型号,与日常生活经验和常识不符。在被告未提供有效相反证据的情况下,可以认定涉案14个型号的DEX MP系列行星式搅拌机落入涉案专利的保护范围。被告虽在二审诉讼中主张其于2015年6月起已经对其产品采用了第201520448913x号实用新型专利技术方案故不侵犯涉案专利权,原告也认可被告2017年以来实施第201520448913x号实用新型专利的产品不侵犯其涉案专利权,且即便由此可以认定第201520448913x号实用新型技术不同于涉案专利故采用第201520448913x号实用新型的产品不构成对涉案专利的侵权,但被告并未提交有效证据证明其在本案被控侵权行为实施期间已在其全部搅拌机产品中实际实施了第201520448913x号实用新型专利。因此,被告针对涉案14个型号的被控侵权产品的参展和网络宣传行为,属于为生产经营目的许诺销售行为,构成对涉案专利的侵权。

  虽然原告指控被告生产、销售、许诺销售了被控侵权产品,但从其在本案中提交的证据及本案已查明的事实来看,现有证据仅能证明被告于2015年9月在位于北京市顺义区的中国国际住宅产业暨建筑工业化产品与设备博览会上展示了被控侵权产品的宣传材料,以及被告2015年9月在其网站上刊登了被控侵权产品的图片、技术参数列表及相关销售信息。原告在本案中并未提供被控侵权产品的实物,也没有提供其他能够证明被告在2014年5月以后继续生产和销售被控侵权产品的证据。原告如果坚持指控被告在2014年5月以后实施了针对被控侵权产品的生产和销售行为,应当提供有效证据证明该主张。原审法院仅凭被告在2014年5月以后实施了针对被控侵权产品的许诺销售行为的证据,就将举证责任转移至被告,并在被告未提供相应证据的情况下直接认定其从事了生产、销售被控侵权产品的行为,其举证责任分配显然不当,并导致其事实认定错误。

  由于本案现有现有证据仅能证明被告在2014年5月以后实施了针对被控侵权产品的许诺销售行为,不能证明被告在2014年5月以后实施了针对被控侵权产品的生产和销售行为,故原审法院确定的赔偿责任错误。由于原告没有提交有效证据证明被告针对被控侵权产品的许诺销售侵权行为给原告造成了实际损失,原审法院虽然依职权调取了被告在青岛市城阳国家税务局申报的增值税申报记录,但现有证据并不能证明该增值税申报记录中的销售收入就是被告实施侵犯原告涉案专利权所获得的收益。同时,考虑到原告已在其他法院起诉被告侵犯其涉案专利权,如果被告在2014年5月后仍实施了生产、销售被控侵权产品的侵权行为,而本案支持原告有关被告赔偿经其济损失的诉讼请求,则很可能使本案和原告在其他法院起诉的侵权案件重复计算赔偿责任。因此,本案对原告要求被告赔偿其经济损失的诉讼请求不予支持。但是,被告毕竟实施了许诺销售侵权行为,其应当承担原告为本案所支出的合理开支。

  【提示】

  许诺销售是指明确表示愿意出售某种产品的行为,往往是以做广告、在商店橱窗中陈列或者在展销会上展出等方式作出的销售产品的意思表示。根据专利法的相关规定,许诺销售侵犯他人专利权的产品,同样构成侵犯专利权行为。本案中,被控侵权行为仅为许诺销售行为,不包括一审法院认定的生产、销售被控侵权产品的行为,且专利权人已经在其他人民法院起诉被告侵犯涉案专利权,故本案不宜重复判定损害赔偿数额。

  (北京市高级人民法院  知识产权庭  供稿)

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